Em setembro de 2020, uma ordem de preservação de conduta equivalente a injunções anti-terno foi emitida por um tribunal de Shenzhen em ZTE v. Conversant (2018), impedindo Conversant de entrar com um pedido ao tribunal alemão para executar a decisão alemã.
Em 28 de setembro de 2020, em uma disputa de licenciamento de patente essencial padrão (SEP) entre a ZTE e a Conversant (Ver (2018) Yue 03 Min Chu No.335-1) ((2018) 粤 03 民初 335 号 之一), nos termos a pedido da ZTE, o Tribunal Popular Intermediário de Shenzhen decidiu impedir a Conversant de aplicar a sentença alemã antes que uma sentença final fosse proferida na China.
Posteriormente, a ZTE e a Conversant chegaram a um acordo.
I. Fundo do caso
Em janeiro de 2018, devido a uma disputa de licenciamento SEP entre a ZTE Corporation ("ZTE") e a Conversant Wireless Licensing Co., Ltd. ("Conversant"), a ZTE entrou com uma ação no Tribunal Popular Intermediário de Shenzhen ("Tribunal de Shenzhen") (Caso Não. (2018) Yue 03 Min Chu No. 335, “o litígio chinês”) ((2018) 粤 03 民初 335 号).
A ZTE é o maior fabricante de equipamentos de comunicação da China.
Em 20 de abril de 2018, a Conversant também entrou com um processo baseado na mesma família de patentes ("o litígio alemão") sobre a disputa de licenciamento de SEPs no Tribunal de Düsseldorf na Alemanha ("Tribunal de Düsseldorf"), alegando que a ZTE e seu afiliados infringiram a patente.
Em 27 de agosto de 2020, o Tribunal de Düsseldorf emitiu uma sentença de primeira instância (“a sentença alemã”), proibindo a ZTE e suas afiliadas alemãs de vender produtos relacionados.
Em 28 de agosto de 2020, a ZTE solicitou ao Tribunal de Shenzhen a preservação de conduta, exigindo que o tribunal proibisse a Conversant de solicitar a execução da decisão acima mencionada do Tribunal de Düsseldorf antes que a decisão final do litígio chinês fosse proferida.
Em 28 de setembro de 2020, o Tribunal de Shenzhen emitiu a decisão (2018) Yue 03 Min Chu No. 335-1 Decisão ((2018) 粤 03 民初 335 号 之一), apoiando o pedido da ZTE.
Antes disso, em 16 de setembro de 2019, houve uma disputa de licenciamento SEP semelhante entre a Huawei e a Conversant (o "Caso Huawei"). Neste caso, o tribunal de primeira instância, Tribunal Popular Intermediário de Nanjing, decidiu determinar royalties da FRAND que a Huawei deveria pagar à Conversant. Em 28 de agosto de 2020, de acordo com o requerimento da Huawei, o tribunal de segunda instância, o Supremo Tribunal Popular da China (SPC), impediu a Conversant de recorrer ao tribunal alemão para executar uma sentença alemã. (Ver Huawei v Conversant, (2019) Zui Gao Fa Zhi Min Zhong 732, 733 e 734 No 1.) A decisão histórica do SPC tornou-se a primeira ordem de preservação de conduta como equivalente a medidas cautelares em litígios de PI da China.
II. Vistas do tribunal
1. Impacto do pedido de execução da sentença alemã sobre o litígio chinês
Uma vez que a Conversant se inscreva para a execução da sentença alemã, isso provavelmente dificultará os procedimentos chineses e a execução da sentença chinesa e, portanto, tornará o processo e a sentença do litígio chinês desnecessários.
2. Se é necessário que o tribunal de Shenzhen conceda ordem de preservação de conduta
Assim que a Conversant solicitar a execução da sentença alemã e obter permissão, a ZTE enfrentará apenas duas opções: ou será forçada a sair do mercado alemão ou será forçada a aceitar a oferta da Conversant para um acordo.
Se a ZTE sair do mercado alemão, mesmo que entre com outros processos, será difícil compensar financeiramente as perdas de mercado e as oportunidades de negócios perdidas.
Ou, desde que a ZTE tenha que aceitar a cotação de licenciamento de patente da Conversant devido à pressão do julgamento alemão, ela terá que aceitar a taxa que é dez vezes maior do que a determinada no caso da Huawei. Isso levará ao resultado de que, mesmo se o tribunal de Shenzhen determinar a taxa chinesa no litígio chinês, não será suficiente para compensar as perdas da ZTE no acordo alemão. Portanto, a ZTE provavelmente será forçada a desistir da oportunidade de obter alívio no litígio chinês.
Ambas as situações acima farão com que a ZTE sofra danos irreparáveis e, portanto, é de fato necessário e urgente a adoção de medidas de preservação de conduta no contencioso chinês.
3. A influência da ordem de preservação da conduta nos interesses de ambas as partes
Para Conversant, se o tribunal de Shenzhen conceder medidas de preservação de conduta, o único dano será suspender temporariamente a execução da sentença alemã. Considerando que a decisão alemã não é definitiva, a suspensão da execução da sentença não afetará os outros direitos de litígio da Conversant na Alemanha.
Além disso, o interesse central da Conversant no litígio alemão é obter uma compensação financeira, de modo que a suspensão da execução da sentença alemã apenas causará danos limitados à Conversant.
Depois da comparação, não tomar medidas de preservação de conduta obviamente causa mais danos. Portanto, é razoável tomar tais medidas.
4. Comissão Internacional
O litígio chinês foi aceito em janeiro de 2018, o que foi aceito anteriormente, visto que o litígio alemão foi aceito em abril de 2018.
O tribunal de Shenzhen proibiu Conversant de requerer a execução da sentença alemã antes que o julgamento final desse caso fosse feito. Esta abordagem não afetará o seguinte procedimento do litígio alemão, nem derrogará o efeito jurídico do julgamento alemão. Isso apenas adiará a execução da sentença e o julgamento do litígio alemão. A influência do julgamento e do julgamento no litígio alemão ainda está dentro de uma faixa moderada.
III. Nossos comentários
1. O primeiro caso deste tipo na província de Guangdong
O caso aceito pelo tribunal de Shenzhen é o primeiro caso de uma injunção anti-suit SEP (injunção anti-enforcement) na província de Guangdong. Este caso também foi listado pelo Tribunal de Shenzhen como um dos cinco principais casos de inovação de proteção judicial de propriedade intelectual em 2020. As duas maiores empresas de equipamentos de comunicação na China, Huawei e ZTE, estão ambas localizadas em Shenzhen, Guangdong. Portanto, as opiniões do tribunal de Shenzhen são significativas para casos futuros com a Huawei e a ZTE.
2. Acordo posterior entre as partes
Depois que o tribunal de Shenzhen concedeu uma ordem de preservação de conduta contra a Conversant, a Conversant não recorreu ao tribunal de Düsseldorf para executar a liminar contra a ZTE. Em vez disso, negociou com a ZTE a licença SEP e, finalmente, chegou a um contrato de licença FRAND entre as duas partes.
Em 2 de novembro de 2020, a ZTE entrou com um pedido ao Tribunal Intermediário de Shenzhen para retirar o caso, e a disputa entre as duas partes foi resolvida sem problemas.
O tribunal de Shenzhen considerou que sua liminar não apenas protegia os direitos e interesses legítimos da ZTE de acordo com a lei, mas também fornecia experiências para que os tribunais chineses explorassem e melhorassem esse sistema de liminar no futuro.
Contribuintes: Guodong Du 杜国栋 , Liu Qiang
